Про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та про визнання дій недобросовісної конкуренції

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2004 Справа N 12/125

(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 11.10.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі: суддя Москаленко В.С. - головуючий, судді Джунь В.В. і Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Фріззант", с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області (далі - ЗАТ "Фріззант")

на рішення господарського суду міста Києва від 23.02.2004 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.03.2004

зі справи N 12/125

за позовом ЗАТ "Фріззант"

до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі - Державний департамент інтелектуальної власності) та товариства з обмеженою відповідальністю "ВИНКОНЦЕРН", с. Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області (далі - ТОВ "ВИНКОНЦЕРН")

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 17.06.2002 N 25529;

зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 17.06.2002 N 25529 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 29.11.2002 про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою N 99020516 щодо частини товарів і послуг;

зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності провести повторну експертизу заявки на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою N 99020516 на ім'я позивача;

та за зустрічним позовом ТОВ "ВИНКОНЦЕРН"

до ЗАТ "Фріззант"

про визнання дій ЗАТ "Фріззант" недобросовісною конкуренцією;

зобов'язання ЗАТ "Фріззант" припинити порушення прав власника свідоцтва України N 10930 на знак для товарів і послуг "Ведмежа кров";

визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001 стосовно задоволення заперечення ЗАТ "Фріззант" на видачу свідоцтва України N 14095 на знак для товарів і послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ";

заборону ЗАТ "Фріззант" використовувати без дозволу ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") у будь-якій діяльності;

зобов'язання ЗАТ "Фріззант" знищити виготовлені зображення позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") та усунення їх з будь-яких об'єктів;

зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати у бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Багрій О.Ю., Павлюк Л.М. (за довіреністю ЗАТ "Фріззант"),

відповідачів - Ситцевого В.В. (за довіреністю ТОВ "ВИНКОНЦЕРН",

третьої особи - не з'явились.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 23.02.2004 (суддя Прокопенко Л.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.03.2004 (колегія суддів у складі: суддя Капацин Н.В. - головуючий, судді Андрієнко В.В., Ковтонюк Л.В.), первісний позов задоволено частково: визнано недійсним свідоцтво України від 17.06.2002 N 25529 на знак для товарів і послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ"; у задоволенні інших вимог за первісним позовом відмовлено; зустрічний позов задоволено повністю: дії ЗАТ "Фріззант" визнано недобросовісною конкуренцією; зобов'язано ЗАТ "Фріззант" припинити порушення прав власника свідоцтва України N 10930 на знак для товарів і послуг "Ведмежа кров"; визнано недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001 стосовно задоволення заперечення ЗАТ "Фріззант" на видачу свідоцтва України N 14095 на знак для товарів і послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ"; ЗАТ "Фріззант" заборонено використовувати без дозволу ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") у будь-якій діяльності; ЗАТ "Фріззант" зобов'язано знищити виготовлені зображення позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") та усунути їх з будь-яких об'єктів; Державний департамент інтелектуальної власності зобов'язано опублікувати у бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001 згідно з рішенням суду. Рішення судових інстанцій по суті спору мотивовано тим, що заявка ДП "ВІНКОНЦЕРН", який є правопопередником ТОВ "ВИНКОНЦЕРН", на одержання правової охорони для словесних знаків "Мєча кръв" та "Ведмежа кров" має більш ранню дату подання до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (далі - Установа), ніж заявка ЗАТ "Фріззант" на одержання правової охорони для словесного знаку "Медвежья кровь", а протиставлені позначення цих знаків схожі між собою до ступеня змішування.

ЗАТ "Фріззант" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою від 20.04.2004, в якій просить скасувати рішення судових інстанцій по суті спору зі справи, первісний позов задовольнити повністю, припинити провадження зі справи за зустрічним позовом у частині визнання дій ЗАТ "Фріззант" недобросовісною конкуренцією, а в задоволенні решти вимог за зустрічним позовом ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" відмовити. Мотивами касаційної скарги зазначено те, що судовими інстанціями зі справи:

не обгрунтовано відмову у задоволенні вимог за первісним позовом;

розглянуто вимогу зустрічного позову про визнання дій недобросовісною конкуренцією, що не віднесено до компетенції господарських судів;

порушено правила оцінки доказів.

Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги. Представники Державного департаменту інтелектуальної власності в судове засідання з'явились.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" як правонаступник ДП "ВІНКОНЦЕРН" є власником свідоцтва України від 12.11.1999 N 14095 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь", який зареєстровано для товарів та послуг 33 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі - МКТП); дата подання заявки N 99031017 - 29.03.1999;

- Апеляційною радою Державного департаменту інтелектуальної власності було прийняте рішення від 15.05.2001 про задоволення заперечення ЗАТ "Фріззант" від 13.12.1999 проти видачі свідоцтва України від 12.11.1999 N 14095 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь" (через 17 місяців після надходження заперечення до Апеляційної ради);

- ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" як правонаступник ДП "ВІНКОНЦЕРН" є власником свідоцтва України від 30.10.1998 N 10930 на комбінований знак для товарів і послуг з позначеннями "Мєча кръв" та "Ведмежа кров", який зареєстровано для товарів і послуг 33 та 42 класів МКТП; дата подання заявки N 96102448 - 25.10.1996;

- ЗАТ "Фріззант" є власником свідоцтва України від 30.10.1998 N 22735 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь", який зареєстровано для товарів і послуг 16, 33 (за виключенням вина), 35 та 42 класів МКТП; дата подання заявки N 99020516 - 19.02.1999; ЗАТ "Фріззант" було відмовлено у реєстрації знаку "Медвежья кровь" за цим свідоцтвом для частини товарів та послуг 16, 33 та 35 класів МКТП з огляду на те, що позначення знака для вказаних товарів та послуг було схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням у вигляді етикетки "Мєча кръв" та "Ведмежа кров", раніше зареєстрованих в Україні на ім'я ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" (свідоцтва України від 12.11.1999 N 14095 та від 30.10.1998 N 10930);

- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04.08.2003 N 30, проведеної судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, позначення "Медвежья кровь" та позначення "Ведмежа кров" за свідоцтвом України від 30.10.1998 N 10930 схожі між собою до ступеня змішування;

- Державним департаментом інтелектуальної власності прийнято рішення про видачу ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" свідоцтва України від 17.06.2002 N 25529 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь", оскільки Установа вважала, що свідоцтво України від 12.11.1999 N 14095 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь" визнане недійсним на підставі рішення її Апеляційної ради від 15.05.2001 про задоволення заперечення ЗАТ "Фріззант" від 13.12.1999.

Причиною виникнення спору зі справи стали питання про право сторін спору на одержання правової охорони на словесний знак для товарів і послуг "Медвежья кровь" та неправомірне використання чужих позначень.

Судові інстанції зі справи дійшли висновку, що ЗАТ "Фріззант" не доведено права на використання позначення "Медвежья кровь", а тому йому заборонено судовими рішеннями використовувати це позначення у зв'язку із задоволенням зустрічного позову ТОВ "ВИНКОНЦЕРН". Однак судовими інстанціями не конкретизовано, стосовно якого саме переліку товарів і послуг, згрупованих за МКТП, ЗАТ "Фріззант" позбавлено права використовувати позначення "Медвежья кровь", оскільки судами не враховано, що ЗАТ "Фріззант" залишається власником свідоцтва України від 30.10.1998 N 22735 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь", який зареєстровано для товарів і послуг 16, 33 (за виключенням вина), 35 та 42 класів МКТП. Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Тому судові рішення по суті спору у частині задоволення зустрічних вимог ТОВ "ВИНКОНЦЕРН не можуть бути визнані обгрунтованими і законними, оскільки у резолютивній частині рішень судових інстанцій не конкретизовано товари та послуги, при реалізації та наданні яких ЗАТ "Фріззант" забороняється використання позначення "Медвежья кровь".

Судом першої інстанції винесено судове рішення по суті спору у цій справі 23.02.2004 за зустрічною вимогою ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" про визнання дій ЗАТ "Фріззант" недобросовісною конкуренцією. Відповідно до припису частини другої пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ) щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. У статті 16 Цивільного кодексу України не передбачено такого способу захисту цивільного права та інтересів як визнання дії особи недобросовісною конкуренцією. У частині 2 цієї статті закріплено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Однак у Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ) та Господарському кодексі України ( 436-15 ) також не передбачено такого способу захисту цивільного права. Отже, ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" звернулося до суду у такий спосіб судового захисту (зміст позову), що не передбачений чинним законодавством України. Проте судові інстанції помилково розглянули по суті спір за позовною вимогою ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" про визнання дій ЗАТ "Фріззант" недобросовісною конкуренцією.

Судовими інстанціями у розгляді справи порушено правила оцінки доказів, визначені у статті 43 ГПК ( 1798-12 ). Судом першої інстанції встановлено, що згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04.08.2003 N 30, проведеної судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, позначення "Медвежья кровь" та позначення "Ведмежа кров" за свідоцтвом України від 30.10.1998 N 10930 схожі між собою до ступеня змішування. Суд апеляційної інстанції погодився з цим висновком суду першої інстанції. Однак у пункті 5 висновку судового експерта зазначено: "Словесне позначення "Медвежья кровь", виконане стандартним шрифтом, є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним елементом "Ведмежа кров" знака для товарів і послуг за свідоцтвом України N 10930. В той же час, знак у вигляді словесного позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" та комбінований знак у вигляді етикетки за свідоцтвом N 10930 не є схожими, що їх можна сплутати, оскільки словесний елемент "Ведмежа кров" не впливає на загальне сприйняття споживачем знака за свідоцтвом N 10930" (а. с. NN 23 - 33, том 2). Судами не дано належної оцінки викладеним суперечливим висновкам судового експерта. Згідно з частиною четвертою статті 42 ГПК при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. У підпункті 9.2 пункту 9 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено: "Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам)". Тому за наявності суперечливих висновків судового експерта суду слід було призначити повторну судову експертизу, однак цієї процесуальної дії не вчинено.

Отже, судовими інстанціями у розгляді справи порушено вимоги статей 42, 43, 82 та 84 ГПК ( 1798-12 ), наслідком чого є, зокрема, недоведеність обставини, що має значення для справи, яку господарський суд визнав встановленою.

Згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК ( 1798-12 ) касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням наведеного рішення судових інстанцій по суті спору підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

На підставі викладеного і керуючись статтями 111-7 111-12 ГПК ( 1798-12 ), Вищий господарський суд України ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Фріззант" у справі N 12/125 задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 23.02.2004 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.03.2004 з цієї справи скасувати.

3. Справу N 12/125 передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.